1. Innledende bemerkninger
1.1 Innledning
Å inneha retten til et varemerke gir innehaveren en eksklusiv rett til å bruke merket. Varemerkerettens primære funksjon er å sikre at forbrukere kan identifisere næringsvirksomheten bak en vare eller tjeneste gjennom det kjennetegnet som benyttes. For at denne garantien for opprinnelse skal opprettholdes, er det avgjørende at andre kommersielle aktører ikke benytter seg av kjennetegn som enten er like eller som kan forveksles med andre beskyttede varemerker. Det blir derfor naturlig at eneretten til et varemerke også omfatter muligheten til å nekte andre næringsdrivende å bruke varemerker som kan forveksles med innehaverens merke. Dette kan være skadelig for både den aktuelle aktøren og for varemerkets identitet. Denne artikkelen vil følgelig redegjøre for det sentrale i inngrepsvurderingen for varemerker.
1.2 Artikkelens formål og avgrensning
Artikkelen vil starte med å presentere sentrale hensyn bak varemerker og inngrep (pkt. 2). Deretter vil det redegjøres for selve inngrepsvurderingen (pkt. 3). Videre vil det kort redegjøres for ulike konsekvenser av inngrep (pkt. 4). Til slutt vil det bli foretatt avsluttende bemerkninger (pkt. 5).
En forutsetning for å forstå inngrep, er å forstå vilkårene for å oppnå varemerkerett. Denne artikkelen vil avgrenses mot innarbeidelse og registrering av varemerkerett. Således anbefales det å lese om vilkårene for varemerkeregistrering før en leser om inngrepsvurdering.
2. Sentrale hensyn bak varemerkerett
Å ha rettigheten til et varemerke er en enerett, som betyr at man har eksklusiv rett til å bruke merket sitt for varer og tjenester. Dette medfører også en forbudsrett, som vil si at man kan nekte andre næringsdrivende å anvende identiske varemerker. Forbudsretten kan forankres i hensyn til både den næringsdrivende, og forbrukeren, se eksempelvis HR-2018-110-A (Ensilox) avsn. 50 og 51. Dommen omhandler en omsetter, som anvendte et annet firmas varemerke til en leverandør som de ikke lengre hadde kommersielt samarbeid med. Det ble konstatert krenkelse av eneretten.
2.1.1 Opprinnelsesgarantien
Opprinnelsesgarantien er en sentral funksjon bak varemerker. En næringsdrivende ønsker at forbrukeren, gjennom varemerket, skal kunne forstå hvor en vare eller tjeneste har sitt kommersielle opphav fra. Det er derfor essensielt at andre næringsdrivende ikke anvender et varemerke som kan få forbrukere til å tro at en annen aktør står bak varen eller tjenesten.
2.1.2 Kvalitetsgarantien
Et varemerke har ofte som funksjon å informere forbrukeren om hvilken kvalitet en vare eller tjeneste representerer. Selv uten å ha prøvd en vare eller tjeneste, vil mange forbrukere gjøre seg opp en mening om hvilken kvalitet en vare eller tjeneste har, ut fra det varemerket som er påført varen eller tjenesten.
Eksempelvis vil en forbruker gjerne gå ut fra at et produkt fra «First Price» er av lavere kvalitet enn et produkt fra «Jacobs», selv om forbrukeren ikke har prøvd noen av produktene. Om «First Price» skulle bestemme at de vil markere en kategori av produkter med merket «Jacobs», vil dette kunne ødelegge «Jacobs» som varemerke og den «good will» som forbrukeren har ovenfor «Jacobs». Dette vil følgelig være et inngrep.
3. Inngrepsvurderingen
3.1 Generelt om varemerker
Av varemerkeloven (heretter vml.) § 2 (1) følger det at et varemerke kan bestå av «alle slags tegn» som er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» for eksempel «ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer, avbildninger, farger og lyder, eller en vares form, utstyr eller emballasje».
Et varemerke kan med andre ord være tekst, logo, bilde, eller en kombinasjon av flere elementer. Det sentrale er imidlertid at merket egner å skille varer eller tjenester.
3.2 Gjennomsnittsforbrukeren – utgangspunktet for inngrepsvurderingen
Avgjørende i en inngrepsvurdering er hvem vurderingen skal ta utgangspunkt i. En ekspert på varemerker vil nok ha en annen forutsetning til å skille varemerker fra hverandre, sammenlignet med en alminnelig forbruker i en matvarebutikk. Av sammensatt rettspraksis konstateres det derfor at utgangspunktet for vurderingen skal være en gjennomsnittsforbruker, jf. eksempelvis Procter and Gamble (C-383/99).
Spørsmålet blir videre hva som ligger i begrepet gjennomsnittsforbruker. I spørsmålet er C-342/97 (Lloyd) premiss 26 presiserende. Dommen omhandler det tyske selskapet «Lloyd», som mente at det nederlandske selskapet «Klijsen» hadde foretatt inngrep i varemerket «Lloyd» gjennom bruken av merket «Loint’s» ved omsetning av sko i Tyskland. Dommen presiserer at en gjennomsnittsforbruker må regnes å være «almindeligt oplyst, rimeligt opmaerksom og velunderrettet» rundt den «paagaeldende kategori af varer».
En gjennomsnittsforbruker må med andre ord antas å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert rundt kategorien av varer eller tjenester forbrukeren handler. Det skal her bemerkes at denne forbrukeren kun er en fiktiv person som skal vurderes subjektiv i hvert tilfelle. Vurderingen av hva som er gjennomsnittsforbrukeren skal vurderes opp mot hvilken kategori av varer eller tjenester det gjelder. Eksempelvis vil en kunde i en matbutikk gjerne ha lavere merkebevissthet i valget av varer, sammenlignet med andre kundegrupper.
Videre er det sentralt i vurderingen at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, kan forveksle merkene. Dette følger naturlig av ordlyden «gjennomsnittsforbruker», og er dessuten presisert i Rt. 2008 s. 1268 (SØTT + SALT) avsnitt 41. Dommen omhandlet inngrep i det registrerte varemerket «SØTT + SALT». For ordens skyld påpekes det at omsetningskrets og gjennomsnittsforbruker i denne vurderingen har tilsvarende betydning.
3.3 Rettslig utgangspunkt
3.3.1 Vml. § 4
Utgangspunktet i inngrepsvurderingen følger av vml. § 4. Av bestemmelsen utledes det at varemerkeretten gir en «enerett» som innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke a) tegn som er «identisk med varemerket» for «slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for». Videre konstateres det i b) at eneretten også omfatter tegn som er «identisk med» eller «ligner varemerket» for «varer eller tjenester» av «samme eller lignende slag», såfremt det er «risiko for forveksling», for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en «forbindelse mellom tegnet og varemerket».
Bestemmelsen oppstiller med andre ord to situasjoner som utgjør inngrep. Tilsynelatende kan bokstav a i bestemmelsen virke overflødig, da bokstav b kan virke som en utvidelse av foregående bokstav. Det er imidlertid sentrale forskjeller mellom disse som følgelig vil redegjøres for.
3.3.1.1 Bokstav a
Denne delen av bestemmelsen hentyder til situasjoner som omtales som «dobbel identitet». Dette betyr at to kategorier av varer og tjenester og varemerket på disse varene eller tjenestene er helt like. Illustrerende er C-206/01 (ARSENAL) som omhandler en næringsdrivende som solgte skjerf påført «Arsenal» utenfor klubbens stadion. «Arsenal Fotball Club» har enerett til varemerket «Arsenal» for blant annet kategorien «suvenirartikler». Dommen illustrerer følgelig en situasjon med dobbel identitet, da det både er identiske varer (suvenirer) og identisk varemerke («ARSENAL»).
Selv om kravet til dobbel identitet fremstår som absolutt, må det påpekes at vilkåret er noe moderert gjennom EU-praksis. I realiteten vil en gjennomsnittsforbruker i de fleste tilfeller ikke ha varemerkene rett ved siden av hverandre, og en må derfor belage seg på at en forbruker kan ha et noe upresist erindringsbilde av det opprinnelig varemerket. En kan dermed se bort fra helt ubetydelige forskjeller mellom varemerkene, som en gjennomsnittsforbruker uansett ikke ville sett, så lenge merkene ellers er identiske, se eksempelvis C-342/97 (Loyd) avsnitt 26.
3.3.1.2 Bokstav b
Denne delen av bestemmelsen hentyder til situasjoner hvor det for forbrukeren er «risiko for forveksling». Denne vurderingen består av to elementer, nemlig (i) hvor stor likhet som foreligger mellom merkene, og (ii) hvor stor likheten er mellom varene og tjenestene. Disse vil følgelig redegjøres for under pkt. 3.4. Beskyttelsen som vml. § 4 bokstav b gir er praktisk sett gjerne omtalt som den viktigste siden av varemerkebeskyttelsen.
Når en vurderer forveksling, er det hensiktsmessig å dele begrepet videre inn i to underkategorier. Direkte forveksling medfører at forbrukeren tror to ulike varer eller tjenester er like med lik kommersiell bakgrunn, basert varemerket som er brukt. Indirekte forveksling medfører at forbrukeren tror at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom to varer eller tjenester, basert på varemerket som er brukt, se eksempelvis C-558/08 (Portakabin) premiss 35. Dommen omhandler bruken av varemerket i Googles «Adwords», og hvorvidt dette medførte inngrep. Det er viktig å bemerke at forvekslingsfaren ikke kun knytter seg til salgssituasjon, men også til videre bruk utenfor salgssituasjonen, overfor tredjepersoner, se C-206/01 (ARSENAL) premiss 56-57 og HR-2018-110-A (ENSILOX) avsnitt 65.
3.4 Selve inngrepsvurderingen
Spørsmålet blir videre hvordan en kan vurdere hvorvidt det foreligger dobbel identitet, en risiko for forveksling, eller et inngrep overhode. Veiledende er Rt. 2008 s. 1268 (SØTT + SALT) som konstaterer at det skal skje en «skjønnsmessig helhetsvurdering». Det konstateres videre at det sentralt i vurderingen er (i) graden av likhet i vareslag og (ii) graden av likhet i kjennetegn. Vurderingen skal være elastisk. Dette medfører følgelig at jo mer merkene ligner hverandre, desto mindre sentralt er kravet om likhet mellom varene og tjenestene for at de skal kunne forveksles - og omvendt. Vurderingen er dessuten objektiv, noe som vil si at intensjonen til inngriperen er uvesentlig. Med andre ord vil det ikke ha betydning for selve inngrepsvurderingen hvorvidt inngripener visste om at det allerede fantes et tilsvarende merke som han nå gjør inngrip i, eller ikke. Selv om de ulike delene av vml. § 4 tar sikte på ulike situasjoner, er det viktig å bemerke at utgangspunktet for vurderingene som skal foretas er tilsvarende. Disse vil følgelig gjøres rede for.
3.4.1 (i) Kjennetegnslikhet
Det naturlige utgangspunktet når en skal vurdere et potensielt inngrep er å vurdere det opprinnelige varemerket, mot det varemerket en påstår har gjort inngrep. Det sentrale i vurderingen er hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. For å avgjøre hvorvidt det foreligger kjennetegnslikhet, skal en foreta en helhetsvurdering bestående av ulike momenter. Vurderingens sentrale momenter vil følgelig redegjøres for.
3.4.1.1 Visuelt og fonetisk
Normalt er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i hvordan merkene oppfattes visuelt og fonetisk. Visuelt vil si hvordan merket oppfattes rent figurativt. Fonetisk hentyder til hvordan et ordmerke høres eller skrives. Hvis to merker er både visuelt og fonetisk like, er risiko for forveksling stor. Illustrerende er Rt. 1998 s. 1988 (Cosmica) som omhandlet vurdering av merkene «COSMICA» og «COSMEA». Allerede her kan en se at merkene er relativt like fonetisk sett. Visuelt kan en også se at merkene er nokså like (se figur 1). Høyesterett konkluderte med at COSMEA ikke kunne registreres som varemerke grunnet inngrepet det ville medføre i COSMICA.
3.4.1.2 Konseptuelt
Videre er det sentralt hvordan et merke kan oppfattes konseptuelt. Dette vil si hvilket forestillingsbilde en gjennomsnittsforbruker danner seg når han eller hun ser varemerket. Det er viktig å påpeke at en konseptuell likhet i seg selv som regel ikke kan føre til kjennetegnslikhet. Illustrerende er C-251/95 (Sabel) som omhandlet et springende kattedyr. At opprinnelig opphaver skal få et vern som strekker slik at ingen andre kan anvende springende kattedyr, vil stride med friholdelsesbehovet. EU-domstolen konkluderte med at det ikke forelå inngrep.
3.4.1.3 Konkret vurdering
Vurderingen skal være konkret. Dette medfører at vurderingen skal tilpasses varen og tjenesten som varemerket skal representere. En må derfor se hen til hvordan gjennomsnittsforbrukeren møter varemerket. Eksempelvis vil en møte varemerket annerledes om en handler noe på nett og kan velge basert på både visuelle og fonetiske vurderinger, sammenlignet med om en eksempelvis kjøper noe over disk. I sistnevnte tilfelle kan det tenkes at det fonetiske elementet av varemerket er det sentrale som en forbruker vil merke seg.
3.4.2 (ii) Vareslagslikhet
Videre er det sentralt hvorvidt vare- og kundegruppen er like eller overlapper hverandre i mer eller mindre grad. Det sentrale er her hvorvidt varemerkene blir kommunisert overfor samme kundegrupper. I motsatt fall er det som hovedregel ikke problematisk at to varemerker er like, så lenge de ikke kommuniserer til samme kundegrupper. For å vurdere vareslagslikheten, er det vanlig å ta utgangspunkt i vareklassene som varemerket er registrert for. Dog er ikke dette avgjørende.
Dommen inntatt i HR-2016-1993-A er videre presiserende. Dommen omhandler registrering av foretaksnavnet «Pangea Property Partners AS» og hvorvidt det forelå konflikt med det allerede registrerte «Pangea AS». Førstnevnte tilbø tjenester innenfor megling og næringseiendom, mens sistnevnte tilbød kredittkorttjenester. Høyesterett konkluderte med at det ikke forelå inngrep, hovedsakelig grunnet mangelen av bransjelikhet. Det fremgår imidlertid sentrale momenter i vurderingen av vareslagslikhet. I avsnitt 61 presiseres det at en i vurderingen skal se hen til om varene er «av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre.» Tilsvarende vurderingsmomenter er lagt til grunn av EU-domstolen, se eksempelvis C-39/97 (Canon). Det er med andre ord en rekke momenter som er relevante i vurderingen.
3.4.3 Om særlig kjente varemerker - Kodakvernet
Av vml. § 4 (2) fremgår det at for et varemerke som er «særlig velkjent her i riket» innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra innehaveren i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er «identisk med eller ligner varemerket» for «varer eller tjenester av samme eller annet slag». Dette gjelder hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en «urimelig utnyttelse av» eller «skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)».
Bestemmelsen medfører altså et utvidet vern, som gjelder på tvers av ulike varegrupper som varemerket opprinnelig ikke er registrert eller innarbeidet for. Dette gjelder om bruken medfører urimelig utnyttelse eller skade. Grunnvilkåret er således at varemerket er særlig velkjent her i riket. Spørsmålet blir følgelig når et varemerke får et slikt særlig vern.
Illustrerende er dommen inntatt i C-375/97 (Chevy). Dommen omhandlet rekkevidden av bruken «CHEVY» som varemerke. Merket tilhører opprinnelig «General Motors», men ønsket nå å bli brukt av det belgiske firmaet «Yplon». Dommen presiserer at den krevde grad av kjennskap må anses nådd når «det aeldre marked er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er daekket af dette maerke». I vurderingen skal det ses hen til «alle sagens relevante omstaendigheder, saaledes navnlig varemaerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstraekning og varigheden af brugen af varemaerket samt stoerrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemaerket», jf. premiss 26 og 27.
Med andre ord må merket anses velkjent når en betydelig del av den relevante omsetningskretsen er kjent med merket. I vurderingen skal det ses hen til varemerkets markedsandel, intensiteten i bruken, den geografiske utstrekningen til merket og varigheten til bruken av merket, samt hvor store investeringer virksomheten har foretatt for å fremme varemerket. EU-domstolen skiller gjerne mellom tre ulike inngrepssituasjoner under kodakvernet. Disse er følgelig (i) skade på merkets særpreg, (ii) skade på merkets anseelse og (iii) urimelig utnyttelse. Illustrerende for vurdering i praksis er EU-dommen inntatt i C-487/07 (L’Oreal) avsnitt 39-44. Dommen omhandlet konkurrenten «Garnier» sin bruk av «L’Oreal» i en reklame. De ulike inngrepssituasjonene oppstilt av EU-domstolen vil følgelig redegjøres for.
(i) Skade på merkets særpreg
I slike tilfeller vil det opprinnelige varemerket utvannes, nedslites eller utviskes. Varemerket kan dermed ikke lengre anvendes for at forbrukeren umiddelbart kan kunne identifisere de varer eller tjenester som merket er registrert for. I dommen C-487/07 (L’Oreal) betegnes prosessen som en «opløsning af varemærkets identitet».
(ii) Skade på merkets anseelse
I slike tilfeller vil det foreligge skade på varemerkets renommé. I dommen C-487/07 (L’Oreal) betegnes prosessen som en «tilsmudsning» eller «fornedrelse». Da vil varemerkets funksjon som blikkfang og tiltrekning bli redusert. Om en eksempelvis anvender «ROLLS ROYCE» som forbindes med eksklusivitet, på billige klær. Dette vil følgelig kunne ha en negativ innflytelse på varemerkets «image». Her skal det bemerkes at et merke som har større særpreg, lettere vil kunne skades.
(iii) Urimelig utnyttelse
I slike tilfeller er det snakk om «snyltning» eller «free-riding», jf. C-487/07 (L’Oreal) avsnitt 41. Disse begrepene er ikke knyttet til selve skaden som varemerket påføres, men den fordel som tredjemann oppnår ved bruken av identiske eller lignende merker.
4. Kort om ulike konsekvenser av inngrep
4.1 Vml. § 57
Av vml. kapittel 8 utledes det egne bestemmelser som stadfester konsekvensene av inngrep. Av vml. § 57 fremgår det at den som har «gjort inngrep i en annens rett etter denne loven», eller «medvirket til det», kan ved «dom forbys å gjenta handlingen». Det fremgår dessuten av andre setning i bestemmelsen at den som har gjort «vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep», eller «på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep», kan ved «dom forbys å gjennomføre handlingen».
Av bestemmelsen presiseres det derfor at allerede utførte inngrep, kan nektes gjentakelse gjennom dom. Det presiseres også at opptreden rettet mot å gjøre et inngrep også kan omfattes av bestemmelsen, selv før en har utført inngrepet.
4.2 Vml. § 58
Videre utledes det en erstatningshjemmel i vml. § 58. Her fremgår det at inngriperen må betale til rettighetshaveren dersom inngriperen har foretatt et varemerkeinngrep «forsettlig» eller «uaktsomt». Videre i bestemmelsen oppstilles kategorier for ulike typer erstatning. Se eksempelvis HR-2022-2222-A for anvendelse av bestemmelsen i praksis.
5. Avsluttende bemerkninger
Den sentrale funksjonen bak et varemerke er opprinnelsesgarantien. For at denne garantien skal opprettholdes må en ha ulike hjemler som reduserer muligheten for andre å misbruke et beskyttet varemerke. Det er imidlertid sentralt at eneretten til et varemerke ikke går for langt, av hensyn til friholdelsesbehovet. Essensen i en inngrepsvurdering blir derfor å finne den korrekte balansen som sikrer en rettighetshavers opprinnelsesgaranti, uten at det går for mye ut over friholdelsesbehovet. Dette er således selve kjernen i varemerkeretten.
Litteraturliste:
Rognstad, O., Irgens-Jensen, H., Stenvik, K., Ørstavik, I., Østerud, E. (2021): Markedsrett, Universitetsforlaget
Helset, P., Reimers, F., Stene T., Vik, R. (2009): Immaterialrett, Cappelen Akademisk Forlag
Lassen, Birger, Stenvik, Are (2011): Kjennetegnsrett, Universitetsforlaget
Comments